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[기고] 브렉시트에 따른 유럽 지식재산권 변동 사항

기사입력 : 2020-09-25 00:00

- 브렉시트 전환기간을 활용한 유럽상표 및 유럽공동체디자인 출원 고려 필요 -
- 영국 및 유럽연합에 상표, 디자인 권리가 필요하면 국제출원 시 양국 모두 선택 -

김재욱 변리사



지난 2020년 1월 31일 자정(브뤼셀 시각)을 기점으로 영국이 공식적으로 유럽연합(European Union, EU)을 탈퇴했습니다. 하지만 브렉시트 이후 EU와의 관계를 재정비할 수 있도록 2020년 12월 31일까지 전환 기간을 설정하였습니다. 현재 영국과 EU의 미래관계에 대한 협상이 아직도 진행 중이며, 초기 설정된 전환 기간은 연장하지 않겠다고 양 측은 합의한바 있어 노딜 브렉시트 가능성이 한층 커진 것으로 평가되고 있습니다. 본 기고문에서는 브렉시트 전환 기간, 그리고 그 후에 우리기업에 필요한 유럽상표 및 유럽공동체디자인 출원 및 등록 관련 유의사항을 간략하게 다루고자 합니다.

1. 유럽상표(EUTM) 및 유럽공동체디자인(RCD)

전환 기간 동안에는 현 유럽연합 법제 및 권리 등이 유효하므로, 실무적인 차이는 없습니다. 전환 기간 종료 후, 즉 2021년 1월 1일부터 유럽상표권 및 유럽공동체디자인권은 영국에서 효력을 상실하게 되지만, 이와 동시에 유럽상표 또는 유럽공동체디자인과 동등한 영국상표권 또는 영국디자인권이 부여되어 기존의 28개 유럽 국가(유럽연합 가입국 + 영국)에서 지속 보호가 가능해집니다. 신규 생성된 영국상표권 및 디자인권은 영국상표·디자인 등록번호를 부여 받게 됩니다.

모권리 유럽상표
대등 영국상표(comparable UK trademark)
000000977
UK00900000977
000025197
UK00900025197
000340513
UK00900340513
017867542
UK00917867542
신규 생성 영국 상표 등록번호 *)

모권리 유럽공동체디자인
재등록 영국디자인(Re-registered UK design)
004048098-0004
90040480980004
000000021-0001
90000000210001
신규 생성 영국 디자인 등록번호 *)

등록증

신규 생성된 영국 상표권에 대해서는 별도로 등록증을 발급하지 않으며, 디자인권에 대해서는 명확한 규정이 없으나 행정업무를 최소화하기 위해 디자인권에 대해서도 등록증을 발급하지 않을 것으로 예상됩니다.

상표·디자인 갱신

신규 생성된 상표·디자인권에 대해 영국 상표·디자인법에 따른 갱신절차와 갱신료가 적용됩니다. 즉, 기존 유럽연합 상표·디자인 및 신규 생성된 영국상표·디자인에 대해 각각 유럽지식재산청(EUIPO) 및 영국지식재산청(UKIPO)에 갱신료를 납부해야 합니다.

유럽상표·디자인은 일반적으로 존속기간 만료일 전 6개월 이내에 갱신등록신청을 할 수 있습니다. 예를 들어 2021년 1월 1일 이후 6개월 이내에 존속기간이 만료되는 경우 전환기간 만료 전, 즉 2020년에 갱신등록신청 및 갱신료 사전납부를 통해 상표·디자인권 갱신을 할 수 있는데, 그렇더라도 갱신 완료된 유럽상표·디자인과 상관없이 2021년 1월 1일 이후 6개월 이내에 존속기간이 만료되는 신규 생성된 영국상표·디자인에 대해서도 갱신신청을 별도로 UKIPO에 해야 합니다. 이와 같은 영국상표·디자인에 대해 UKIPO는 갱신 안내통지를 발송할 예정이며, 추가로 6개월의 갱신기한이 부여되며 이 추가 기간 내에는 가산료 없이 갱신신청을 할 수 있습니다.

또한, 영국상표·디자인권의 존속 여부는 모권리인 유럽상표·디자인의 갱신여부에 따라 결정되기도 합니다. 유럽상표·디자인은 일반적으로 정상갱신신청 기간이 경과하면 추가납부 기간(6개월)이 주어지는데 2021년 1월 1일 기준으로 6개월 이전에 존속기한이 만료되는 유럽연합 상표·디자인이 2021년 1월 1일 이후 추가납부 기간 이내에 지연 갱신되었을 경우, 영국상표·디자인에 대해서도 갱신 효과가 발생합니다.

계류 중인 상표·디자인 출원

전환 기간 종료전에 출원되었지만 2021년 1월 1일 기준으로 계류 중인 유럽 상표·디자인 출원은 전환 기간 종료일로부터 9개월 이내 UKIPO에 영국상표·디자인 출원으로 전환 신청을 할 수 있습니다. 이때, 영국 상표·디자인 출원에 따른 통상적인 수수료가 적용되어 추가 비용(출원료 및/또는 상표 상품류가 2개 이상일 경우 가산료)이 발생합니다.

자동 승계 적용예외 신청 (Opt-out 신청)

영국 내 상표·디자인권으로 자동 승계를 원하지 않는 경우 갱신 전환기간 종료 후 9개월 이내에만 UKIPO에 적용예외(Opt-out) 신청을 할 수 있습니다. 전환기간 종료일 전에 제출된 적용예외 신청은 미인정되므로, 무효 처리되오니 유의하셔야 합니다.

계류 중인 취소절차

전환 기간 종료일 2021년 1월 1일 기준 모권리인 유럽연합 상표에 대해 취소절차가 계류 중인 경우 유럽연합 상표에 대한 취소 결정은 신규 생성된 영국상표권에도 동일하게 적용되므로 영국상표에 대한 별도의 취소신청은 불요합니다. 디자인권에 대해서는 명확한 규정이 없으나 동일하게 적용될 것으로 예상됩니다.

상표 사용

유럽연합 등록상표는 유럽연합국에서 5년간 계속하여 등록 상품/서비스업에 대해 상표적 사용하지 않으면, 불사용을 이유로 등록취소심판 대상이 될 수 있습니다. 종래의 판례에 따르면, 유럽연합 가입국 중 1개국에서만 사용되었더라도 사용으로 인정되어 모든 가입국에서 상표권이 유효하게 유지되고 있습니다.

유럽상표가 등록 후 영국에서만 사용되었던 상표라면 전환기간 종료 후 영국에서의 유럽상표 사용은 인정되지 않으므로, 특별히 유의해야 합니다. 영국 외 유럽연합 가입국에서의 상표 사용을 통해 불사용 취소 가능성에 대해 준비해야 합니다.

또한, 2021년 1월 1일 이전에 신규 생성된 영국상표가 영국 외 유럽연합 내에서 사용되었더라도 이는 상표사용으로 인정됩니다. 하지만 2021년 1월 1일 이후 부터는 신규 생성된 영국상표는 영국에서 사용돼야 불사용취소를 예방할 수 있습니다. 즉, 2021년 1월 1일 후부터는 모권리 유럽상표의 사용과 신규 생성된 영국상표의 사용은 별개이므로 이 또한 유의해야 합니다.

2. 유럽 특허조약(European Patent Convention)

유럽 특허조약은 유럽연합 회원국 지위와 무관하여 영국의 유럽연합 탈퇴는 기존의 유럽 특허제도에는 아무런 영향도 미치지 않습니다.

3. 유럽상표 및 유럽공동체디자인 관련 유의사항

유럽상표는 출원 공고 시까지 출원일로부터 평균적으로 1개월이 소요되고 등록결정까지는 약 3개월이 소요됩니다. 다만 이러한 기한은 이의제기가 없다는 가정에 기초하고 있습니다. 올 해8월 이내에 출원한다면 2020년 이내 등록될 수도 있으니 조기 출원 가능 여부를 고려해 보시기를 권고 드립니다.

9월 이후 출원하는 경우 영국 상표권 실익을 검토 후 내년 영국 상표 전환 신청 또는 자동 승계 예외 적용 신청을 하시기 바랍니다. 디자인 경우, 등록까지 최소 3주 정도가 소요되며, 11월 중순 이전에 출원한다면 2020년에 등록되어 2021년 영국 디자인권 자동 전환 대상이 될 수 있다고 봅니다. 유럽연합 및 영국에서의 권리가 필요하다면 마드리드 국제상표 또는 헤이그 국제 디자인 출원 시 유럽연합 및 영국을 동시 지정하여 출원하셔야 된다는 점 유의하시기 바랍니다.

또한, 갱신료 미납 또는 이중 납부 상황이 일어나지 않도록 상기 갱신 기간 안내를 유의하시기 바랍니다. 타사 유럽상표에 대한 이의제기/취소절차가 2021년 1월 이후에도 계속 진행 중이면, 이의제기/취소절차 결정은 신규 생성된 영국상표권에도 동일하게 적용되므로 신규 생성된 영국 상표에 대한 이의제기/취소신청는 불필요하다는 점 유의하시기 바랍니다.

* 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다.

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